החלטה בתיק ת"א 25706-07-12

לפניי בקשה לעיכוב הליכים בתיק עד להכרעת רשם סימני המסחר בבקשה לביטול רישומו של סימן מסחר 125504 (להלן: "סימן המסחר").

1.         רקע וטענות הצדדים

(א)                המבקשת 1 (להלן: "המבקשת") חברה מובילה בעולם בתחום הקוסמטיקה, הבשמים והטיפוח, השיקה לציון 15 שנות עבודתה כאומן האיפור הרשמי של פסטיבל קאן - מהדורה מוגבלת של קולקציית מוצרי איפור המתאפיינת בצבעוניות 'מחשמלת' ובצבעים זרחניים ונועזים (שהביאה לידי ביטוי גוונים בוהקים ואופי 'מחשמל' כהגדרתה). עם השקת הקולקציה החדשה חילקו המבקשות (מבקשת 2 היא חברת הבת הישראלית של המבקשת, ומבקשת 3 היא היבואן של מוצרי המבקשת 1) חומר פרסומי המדגיש את אופי המוצרים ה'מחשמל' - בעזרת סיסמאות המכילות את המושג 'Electric'.

(ב)                 המשיבה, שרשמה בשנת 2000 את סימן המסחר הכולל את המילה 'Electric'  ביחס למוצרי סחורה מסוג 3 - "תכשירי ניקוי, קוסמטיקה" - גילתה את פרסומי המבקשות ופנתה ביום 18.6.2012 למבקשת 2 במספר דרישות, ביניהן לחדול מן השימוש בסימן המסחר, לאסוף את המוצרים המפרים, להציג דוח ובו פירוט מכירות המוצרים המפרים ולפצותה כספית בגין הפרת הזכויות.

(ג)                  המבקשות שדחו את דרישות המשיבה, הגישו ביום 18.06.2012 בקשה לרשם סימני המסחר (להלן: "הרשם") לביטול סימן המסחר (הבקשה הוגשה בשם המבקשת 1). את בקשתן נימקו בכך שסימן המסחר הרשום הוגש לרישום שלא בתום לב, במטרה לרכוש זכות מונופוליסטית במונח האמור להישאר נחלת הכלל, וכדי להשיג רישומו של סימן שאינו עומד בתנאי סעיפים 8(א) 11(10) ו-13 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב-1972 (להלן: " פקודת סימני מסחר"). כן טענו המבקשות שיש לבטל את הרישום בגלל אי שימוש, לפי סעיף 41 לפקודה הנ"ל.

(ד)                 ביום 12.7.2012 הגישה המשיבה את התביעה דנן נגד המבקשות ובה טוענת היא להפרת סימן מסחר, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט, גזל סימן מסחר, רשלנות והסגת גבול במיטלטלין, ועותרת לסעדים כספיים, מניעתיים וכן כינוס נכסים. 

(ה)                המבקשות הגישו, במקביל לכתב ההגנה, בקשה זו לעיכוב ההליכים בתובענה עד להכרעת הרשם בבקשתן לביטול סימן המסחר הנדון.

(ו)                  לטענת המבקשות, בשל העובדה שההכרעה בתובענה תושפע באופן ישיר מהכרעה בשאלת תוקפו של סימן המסחר הרשום לזכות המשיבה - הרי שאין טעם לקיים דיון 'כפול' בתוקפו - פעם אחת לפני הרשם ופעם שנייה בבית משפט זה. סמכותו של בית המשפט לדון בתוקף הסימן היא סמכות נגררת שאינה מייתרת את קיום ההליכים לפני הרשם, שהוא בעל הסמכות הייחודית לדון בבקשה זו, ולכן יש לעכב את ההליכים עד להכרעתו בסוגייה.

(ז)                  המבקשות טוענות גם כי עיכוב ההליכים ימנע הכבדה מיותרת עליהן ועל בית המשפט, וכן ימנע מצב בו בית המשפט והרשם יגיעו לממצאים סותרים או למסקנות משפטיות מנוגדות באותה הסוגייה.

(ח)                עוד טוענות המבקשות כי סימן המסחר נרשם על ידי המשיבה בעזרת מצגי שווא שהציגה לרשם, ובחוסר תום לב, ובמהלך השנים לא נעשה כל שימוש בסימן, בדגש על שלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לביטולו, ולכן על פי פקודת סימני מסחר - דינו להתבטל.

(ט)                המשיבה טוענת מנגד שלפי תיקון מספר 7 לפקודת סימני מסחר, התש"ע - 2010 (להלן: " התיקון, תיקון 7"), ולפי סעיף 40 לפקודה זו, לבית המשפט מוקנית הסמכות להכריע בשאלת תוקף סימן מסחר, ביטולו או מחיקתו, בגדר סמכות מקבילה לסמכות הרשם. לטענתה, כיוון שבית המשפט מוסמך להכריע בסוגיית ביטול הסימן וממילא בתובענה כולה - ניתן וצריך לקיים את שני ההליכים במקביל כדי לצמצם את הפגיעה בה.

(י)                  המשיבה טוענת עוד שההכבדה שתגרם לכאורה למבקשות כתוצאה מניהול שני הליכים במקביל אינה עולה כדי הפגיעה החמורה שתגרם לה אם יעוכב בירור התובענה, שכן לנוכח יחסי הכוחות ויכולת השיווק של המבקשות תפגענה זכויותיה של המשיבה בסימן.

(יא)              עוד טוענת המשיבה שהמבקשת הגישה את בקשתה לביטול הרישום רק לאחר שהמשיבה פנתה אליה בטענת הפרת זכויותיה בסימן המסחר, ולכן אין לראות בעצם הגשת הבקשה לביטול הסימן זמן קצר לפני הגשת תביעת ההפרה צידוק מספיק לעכב את הדיון בהפרת הסימן.

2.                    דיון והכרעה

דין הבקשה להתקבל, מהטעמים שאמנה להלן:

(א)                לית מאן דפליג כי הכרעה בסוגיית תוקף סימן המסחר מהותית להכרעה בתובענה כולה, שכן עילות התביעה כולן נשענות על שאלה זו. סוגייה זו מונחת לפני רשם סימני המסחר, בהליך בירור הבקשה לביטול סימן המסחר שהגישו המבקשות, ומכאן בקשתן לעיכוב הליכים. לבית משפט הדן בעניין מסויים מוקנה שיקול דעת אם להורות על עיכוב הליכים לנוכח קיומו של הליך אחר המתנהל ביחס לאותו עניין. על פי הפסיקה, עת יבוא בית המשפט לדון בבקשה לעיכוב הליכים עליו לשקול שיקולים שונים ביניהם יעילות הדיון והמערכת השיפוטית, חסכון בזמן ובהוצאות, מניעת הכרעות סותרות, הכרעה מהירה, מאזן הנוחות של הצדדים ושיקולים נוספים שנקבעו בפסיקה (ראה רע"א 346/06 ד"ר באסם חזאן נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ  [פורסם בנבו] (2006), רע"א 3765/01 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' קפלן, תק-על 2002(1) 860, רע"א 2314/02 גידולי שדה נטופה- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' הכשרת היישוב- חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(5) 305 (2002), ורע"א 8901/06 ברוך ובר נ' הר נשגב השקעות בניה ופיתוח בע"מ [פורסם בנבו] (2005)).

(ב)                 בחינת פקודת סימני מסחר, לנוכח תיקון 7, מעלה כי לרשם סמכות ייחודית להכריע ברישום מחיקה או ביטול של סימן מסחר, ולבית המשפט המחוזי מוקנית הסמכות לשבת כערכאת ערעור על החלטתו (ולא לבית המשפט העליון, כפי שהיה טרם תיקון 7 לפקודה). אומנם צודקת המשיבה בטענתה כי בהתאם לתיקון, מקנה הפקודה סמכות מפורשת לבית המשפט המחוזי להכריע בשאלת תוקף סימן מסחר ולהורות על ביטולו או מחיקתו - אולם רק כערכאת ערעור על החלטות הרשם. כך לדוגמה אפשר ללמוד מסעיף 38(א) לפקודה, שעניינו בבקשת מי שאינו בעל הסימן לתיקון הפנקס, שהוא "רשאי להגיש לרשם בקשת תיקון" ובס"ק (ב) נקבע: " החלטת הרשם בבקשה לפי סעיף קטן (א) תהיה נתונה לערעור לפני בית משפט מחוזי". באותו אופן גם סעיף 41 העוסק בביטול רישום בגלל אי שימוש קובע בס"ק (ד) כי : " הבקשה לביטול תוגש לרשם, בדרך שנקבעה". ובס"ק (ה): "החלטת הרשם בבקשה לביטול תהיה נתונה לערעור לפני בית משפט מחוזי".

טענת המשיבה כי סמכות הרשם וסמכות בית המשפט מקבילות - מקורה בטעות או בפרשנות לא מדויקת של לשון החוק. מסעיפי הפקודה עולה באופן ברור כי החלטה על תוקפו של סימן מסחר תתקבל על ידי הרשם ובית המשפט יישב אך כערכאת ערעור על החלטותיו. לכן, הכרעת בית המשפט בביטול הסימן אגב ההכרעה בתובענה - לא תייתר את הדיון בבקשה המונחת לפני הרשם. ניהול שני הליכים מקבילים הדנים באותה הסוגייה, עלול להביא להכרעות סותרות באותו עניין לפני שתי ערכאות שונות, ועל כן יש להימנע ממנו.

(ג)                  זאת ועוד. כיוון שהכרעת בית המשפט לא תייתר את הכרעת הרשם בבקשה לביטול הסימן, נראה שעיכוב ההליכים בתיק עולה בקנה אחד עם השאיפה ליעילות הדיון וליעילות המערכת המשפטית ואף יביא לחסכון בזמן בית המשפט ובהוצאות הצדדים.